本次内容分为五部分展开:背景、专利优先权的简介、专利方案申请简介、案例分析、总结。
首先在背景部分,将通过一些小故事或者新闻,提出专利优先权以及专利分案申请,形象的介绍一下上述两个概念。其次将在背景部分的基础上,进一步介绍专利优先权制度,以及专利分案申请制度。在介绍了上述两个知识点之后,再通过案例分析希望可以进一步帮助大家理解上述两个概念。最后对本次课程做一个总结。
第一部分:背景介绍
1.1专利布局中的优先权
专利布局是指企业综合产业、市场和法律等因素,对专利进行有机结合,涵盖了企业利害相关的时间、地域、技术和产品等维度,构建严密高效的专利保护网,最终形成对企业有利格局的专利组合。通俗点讲就是:企业从自身的利益出发,以技术为基础,尽可能多的申请专利构成严密高效的专利保护网络。
专利布局就是为了最大范围内保护企业的利益,在不同的地域以及不同的技术上申请多个专利,以从技术层面和市场层面对企业的核心利益进行保护。在专利布局时,可以先在一个国家围绕核心技术申请大量专利以构成专利保护网络,然后利用优先权进入其它国家在其它国家建立专利保护网络。当然,还可以直接申请国际专利,然后再通过该国际专利进入其它国家建立专利保护网络。
此外,企业还可以通过分案申请制度在已申请的专利的基础上分案,以进一步完善其专利保护网络。因此,在专利布局中,专利优先权和分案申请的应用是必不可缺的。具体举例来说,对于一个专利申请,可以通过优先权进入多个国家,还可以在多个国家进一步申请该专利申请的分案申请,从而建立以最早的原始申请为核心或者起点的专利网络,这个就叫做专利家族。专利家族也是专利布局的一种。
总之,专利布局是以技术为基础的,在技术的基础上形成专利网络后,还可以通过专利优先权和分案申请来不断完善专利网络。
1.2中国专利国际申请状况
随着越来越多的中国企业走出国门,走向海外市场。越来越多中国企业在海外进行了专利布局。
左图是我在百度搜索上用“中国国际专利申请”作为关键字搜索的结果的前五条新闻。从新闻标题可以看出,中国企业在申请国外专利方面的重视以及提高。
另外,右侧的新闻截图也显示了在年美国专利授权量报告中,有两家中国企业进入了前50名。这两家企业分别是华为和京东方,其中京东方年美国专利授权量相较年增长了.26%,从年授权量件增长到年的授权量件。通过上述分析,可以看出中国企业向国外申请专利的数量有了大大的提升。
1.3中国企业在美国的处境
图中是以“调查中国企业”为关键字在百度搜索引擎进行检索的结果。第一条新闻标题就是“美国近半数调查针对中国,多数中国企业应诉失败”。
调查最早得名于《年美国关税法》第条款,已历经多次修订。该条款规定,美国国际贸易委员会有权调查有关专利和注册商标侵权的申诉,此外也开展涉及盗用商业机密、商品包装侵权、仿制和虚假广告等内容的调查。
调查不仅监督美国国内的州际贸易,也管控国际贸易,因此执法对象不仅包括美国本土企业,也涉及外国企业。美国国际贸易委员会在启动该项调查后,必须在45日内确定终裁的目标时间,并尽快完成调查,通常案件需要在一年内作出裁决。如果涉案企业被裁定违反了第条款,美国国际贸易委员将发布相关产品的排除令和禁止进口令,这意味着涉案产品将彻底丧失进入美国市场的资格。
调查只是美国贸易自我保护的一种手段,其它国家和地区也有类似的手段。对于中国企业来讲,加快海外专利布局是抗衡国外贸易保护的一种手段。而进行海外专利布局,可以先在中国进行专利申请,之后以要求中国优先权的方式进入其它国家。
1.4专利布局中的分案申请
从年开始,邱则有大量申请专利。据国家知识产权局公布,到年4月25日,邱则有利用已获授权和公开公告专利项专利,编织好一张囊括22个产品系列的专利网。他拥有的授权专利,几乎覆盖了现浇“空心楼盖”领域的全部基础的和实用的技术。他在空心楼盖领域申请专利多项,成为名副其实的“中国专利第一人”。邱则有高举维权大旗,多个诉讼取得胜诉,并且大部分诉讼是在对方的要求下和解的。通过诉讼,邱则有不仅获得了上千万元专利赔偿款,更使他在业界声名远扬。他在年申请了意见申请号为.9的专利申请,在这个专利申请的基础上又衍生出了很多的分案申请。据文献记载,他在.9为母案的基础上提出了件分案申请。
通过这个例子,我想说明,专利权人通过分案申请策略编制出了完善的专利网,构成了他自己的专利布局网络。在上述基础上,维护了专利权人的市场地位。
第二部分:专利优先权简介
2.1专利优先权的起源
优先权原则是保护工业产权巴黎公约所确立的一项重要原则。根据先申请原则,专利授予最先提出申请的人。
随着经济发展,企业开始开展国际贸易。有些企业除了在本国申请专利外,还需要在国外申请专利。一个企业同时在多个国家申请多个专利难度比较大,那么如何才能有效的保护最先申请专利的人在其他国家的申请专利的权利呢?
多个国家在年就签订了保护工业产权巴黎公约来解决向外国申请专利的问题。根据巴黎公约第四条之规定,任何人向巴黎公约的一个成员国正式提出发明、实用新型或者外观设计专利申请以后,权利人或者其权利继受人为了向其他国家或地区提出申请,在一定期间内(发明和实用新型12个月,外观设计6个月)应当享受优先权。因此,巴黎公约的优先权原则为各国申请人向其它国家申请发明专利、实用新型、外观设计和商标提供了极大的便利。具体地说就是,任何人向巴黎公约的一个成员国第一次提交专利申请以后,在优先权期限内,如果在其他成员国再次提交相同主题的申请的,可以享受优先权。
该公约最初的成员国为11个,但截止到年5月14日,随着阿富汗的正式加入,该公约缔约方总数已经达到个国家,中国在年3月19日成为该公约成员国。
2.2专利优先权的实质
专利优先权,它的实质是一种排他性的先占权。通俗点讲是就是在法定期限内,专利权主体对于其他主体在同一主题范围内的专利所拥有的排他的先占权利。
关于专利优先权需要强调三点:首次申请、一定时间内以及主题要相同。第一、首次申请是指只有首次申请的专利才可以作为在先申请被在后申请要求优先权。第二、一定时间指的是优先权期限,也就是说在后申请需要在优先权期限内提出。第三、主题相同是指,在后申请的主题要与在先申请相同,或者至少部分相同。当然,这里还可以再说一点,就是专利权主体相同,或者说申请人相同。但实际上优先权是可以转让的。
总而言之,作为优先权基础的专利申请必须是首次申请,优先权期限内提出和主题相同。
2.3专利优先权的期限
优先权期限就是指自在先申请首次提出之日其多长时间内提出的在后申请可以要求在先申请的优先权。简单说,优先权期限就是一段时间。在后申请想要求在先申请的优先权,就必须从在先申请的申请日起算的这段时间内提出申请。也就是说,优先是有时间限制的,不是无限制的。巴黎公约规定了,发明和实用新型的优先权期限是12个月,外观设计的优先权期限是6个月。
我们通过看图进行方便理解,假设A为在先申请,B为在后申请。如果在后申请B想要要求在先申请A的优先权,那么在后申请B至少要在在先申请的优先权期限届满之前提出申请。也就是图中第一个带箭头的横线中标示的B申请的最晚申请日。如果在后申请B在优先权期限内提出申请,并要求在先申请A的有限权,在先申请A的申请日就是在后申请B的优先权日。依据先申请制原则,B申请的优先权日之前公开的对比文件才是B申请的现有技术。也就是说,对于一个要求了优先权日的专利申请,在审查时新颖性和创造性时,依据它的优先权日之前公开的文献批判。
同时,在后申请B的专利权期限是由B的实际申请日开始计算。比如,如果在后申请B是发明专利,在后申请的专利权期限就是实际申请日加20年。
2.4专利优先权的分类
专利优先权可以分成四个部分,分别为外国优先权、本国优先权、部分优先权以及多项优先权。下面进行分别阐述。
2.4.1外国优先权
申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。其原则同样适应于我国申请人向外国提出专利申请。(A29)
2.4.2本国优先权
本国优先权:专利申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又向我国国家知识产权局专利局提出专利申请的,可以享有优先权(A29)。在我国优先权制度中不包括外观设计专利。对于本国优先权,在先申请为发明或实用新型的,在后申请可以是发明或实用新型中任何一种。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础: (1)已经要求外国优先权或者本国优先权的; (2)已经被授予专利权的; (3)属于按照规定提出的分案申请的。(R32.3)另外,申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。
2.4.3部分优先权
如果在后申请权利要求中,仅仅一部分技术方案要求在先申请的优先权时,即称为部分优先权。也就是说,在后申请要求的权利中部分与在先申请技术方案相同。采用部分优先权的,往往是在后申请中又增加了在先申请中没有的技术方案。举例来说,如果在先申请记载了技术方案为A,在后申请要求在先申请的优先权,并且权利要求包括A方案,和B方案。那么在后申请中的A方案就可以要求在先申请的优先权,其评判专利性时现有技术为在先申请的申请日之前公开的文献。然而,在后申请的权利要求中的方案B由于没有记载在在先申请文件中,就无法要求在先申请的优先权,因此在评判方案B的专利性时,就以在后申请的实际申请日为判断现有技术的时间点。
2.4.4多项优先权
在后申请中的权利要求中的多项技术方案要求在先不同专利申请的优先权。对于要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。部分优先权与多项优选权不分国内和国外。要求多项优先权的,往往是在后申请将多个在先申请的技术方案合并。另外,需要指出的一点是要求优先权与在先申请的状态无关,只要在优先权期限内,并且在先申请是首次申请的就可以要求在先申请的优先权。
2.5专利优先权的作用
首先,利用专利优先权可以实现向国外申请专利,并要求中国在先申请的优先权。由于向国外申请专利费用较高,可以将多个在先申请的内容合并,要求多个在先申请的中国优先权向国外申请。等合适的时候,再在外国申请的基础上提出分案,从而达到节省费用的目的。
在优先权期限内实现发明和实用新型互换,是指国内申请可以通过优先权的方式改变申请的类型。比如先申请了一个实用新型专利申请,在优先权期限内,可以提一个发明专利申请要求在先的实用新型专利申请的优先权,从而实现了类型的变换。由于在后申请的专利权期限是从其实际的申请日开始计算,因此在后申请就可以延长专利的保护期限。
另外,还可以利用优先权来补充在先申请不完善的权利要求或说明书。企业或者申请人可以利用优先权和分案申请相结合来完善专利布局。专利布局是一个动态的过程,根据技术分类以及市场完成初步的专利申请网络后,还可以利用分案申请来进一步完善专利布局网络。所以从这个角度来看,专利布局是动态的。
第三部分分案申请简介
3.1中国分案申请简介
3.1.1专利分案申请原则
一件专利申请应当限于一项发明创造,这就是专利申请的单一性原则,也是各国专利法中普遍采用的一个原则。
我国《专利法》第31条第1款规定:一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。我国的分案申请制度是在单一性原则的基础上建立的。
我国《专利法实施细则》第42条第1款规定:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在细则五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。并且分案申请不能改变原申请的类别。也就是说原申请是发明专利申请、实用新型专利申请或是外观设计专利申请,申请人仅可以提出相应类别的专利申请,而不能改变原申请的类别。
3.1.2中国分案申请条件和分类
分案申请的条件是原申请没有结案,并且分案的保护范围与原申请不同。并且不能改变原申请的类别。
分案申请一般有两种情况。一种情况是依据审查意见分案,也就是说审查员在审查意见通知书中指出了各权利要求之间不具有单一性,申请人为了保护从原申请中删除的技术方案而被动提出分案申请。
另一种情况是申请人主动分案,也就是说是在原申请未结案之前,申请人主动提出的分案申请。
上述两种分案申请都不得超出原申请文件记载的范围。申请人主动分案的实机是在结案之前,具体是指第一申请收到驳回决定三个月内或收到专利局对第一次申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限。
需要指出的是,申请人主动分案是以第一次申请为基础,也就是说不能以分案申请为基础再进行分案。然而,依据审查意见分案的不受到限制,只要是克服审查意见指出的单一性问题的都可以分案。分案申请的申请日与原申请日相同,原申请有优先权日的,分案申请也具有原申请的优先权日。所以,分案申请的专利权期限与原申请相同。类比与中国的分案申请,美国具有特殊的申请制度,下面我们简单介绍一下美国专利申请的分类。
3.2美国分案申请简介
3.3中美分案申请总结
美国的分案申请与中国的依据审查意见进行的分案申请相同,都是针对审查意见指出的单一性问题进行分案。而美国的接续申请和部分接续申请与我国的主动分案类似。不同的是,我国的主动分案只能在第一次申请的基础上进行,并且不可以新增加内容。而美国的接续案只要母案出于未结案状态(pending)状态,就可以不断的提出接续案。另外,接续案还可以提出新的接续案。所以美国的专利制度更加灵活多样。
第四部分案例分析
为了更好的理解,第四部分进行一下案例分析,具体如下:
4.1申请日20年后授权的分案申请
年3月份,英特公司在中国的意见分案申请在母案申请到期后授权公告。从左侧的时间图可以看出,母案的申请日为.12.1,授权日为.11.20。因此,在申请日到授权日之间,英特公司在.7.10提出了第一次分案申请,该第一次分案申请在.8.20授权。由于主动分案申请需要基于第一次申请提出,并且期限是依据于第一次申请的期限的。也就是说第一次申请在授权后,就不能主动申请了。
那英特为何在第一次分案申请授权后的.5.14日提交的第二次分案申请呢?
原因是,第二次分案申请是为了克服审查意见提出的不满足单一性缺陷而提出的。审查指南有规定,对于分案申请的期限,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况,申请人再次提出分案申请的同时,应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的,不能按照除外情况处理。通过这个案例,我们理解了分案申请的特殊情况。
4.2利用优先权和分类完善专利布局
年3月21日,美国滑板车三巨头共同向美国国际贸易委员会提出立案调查申请,指控对美出口、在美进口和在美销售的部分电动平衡车侵犯了其专利权(US),并请求美国国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令。29家被告名单中,中国大陆10家企业涉案,杭州骑客亦被卷入其中。
与其他公司不同的是,杭州骑客积极应诉,还进一步开展了专利反攻站。5月19日,事隔Razor调查申请仅2个月后,手中仅有外观设计专利授权的骑客毫不胆怯,迅速启动专利反击,在加州中区联邦法院对Razor提起专利侵权诉讼,声称其侵犯了骑客USD,号外观设计专利。据悉骑客在获悉调查时,就对其美国专利申请提出了多件接续申请以应对将来的诉讼。在距离第一起诉讼案提出3个月后,刚刚得到美国发明专利授权不久的骑客第二次将Razor诉至加利福尼亚中区地方法院,针对Razor最新发布的2.0版新产品,声称其侵犯骑客US9,,号发明专利。目前,骑客仍然有多件以US9,,号发明专利为母案的接续申请在pending状态。也就是说,骑客仍然可以以接续案为母案继续提出分案申请。
通过上述案例,可以了解,在美国,只要专利申请出于未结案的状态,就可以分案或者提出接续案,从而完善专利布局。在美国利用分案、接续案或者部分接续案来完善专利布局是各大企业惯用的策略。
4.3多项优先权进美国后再分案
在前文所述中,可以通过多项优先权的方式将多个申请的内容写入一个在后申请文件中,然后该在后申请要求多项优先权。
下面来看一个要求多项优先权的美国专利申请的例子。
左侧是美国专利USB2的首页截图。该截图中的红色方框部分为该美国专利的外国申请优先权数据,从这个方框中可以看出:美国专利USUSB2共要求了13项中国优先权。该13项中国专利申请均涉及一种纳米结构、制备方案以及应用。为了节约成本,申请人将13件申请合并后进入美国、日本。
右侧是通过检索网站列出的美国专利USUSB2的专利家族的部分截图,从这个图中可以看出该美国专利在全球共有90件相关的家族专利。该美国专利在进入美国后,陆续共有将近20件接续案提出,并且陆续授权,在美国形成了完善的专利网络。
4.4分案评估的应用
在企业的专利管理中,为了更好的完善专利布局网路,可以通过分案评估的方式来确定是否需要进行分案申请。比如在收到官方来文后,如果对应的官方来文中有指出该专利申请有不满足单一性的问题,那么则可以针对该专利申请新增加一个“分案评估”的管制事项在专利管理系统中。分案评估的承办人可以仔细阅读该专利申请的说明书以及权利要求书,根据原权利要求的范围决定是否提出分案申请。当然,对于每一个收到缴费领证通知的专利申请,都可以进行分案评估。承办人可以根据最后确定授权的权利要求的范围,以及说明书记载的内容确定是否需要提出分案申请。
另外,对于一些对应于已经在市场销售的产品的专利申请,还可以根据市场以及法律风险进行评估,来判断是否需要进行分案以及如何分案。另外,对于一些对质量要求比较高的专利申请,还可以定期批量的进行质量检查,对于一些问题还可以采用分案的形式来解决。
第五部分:总结
(本文来源:华进知识产权,转载请注明出处,谢谢!)
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